Εν συντομία:
- Η χρήση του σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη λογίζεται ουσιαστική χρήση, εφόσον οι διαφορές δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του (άρθρο 7 Ν. 4679/2020).
- Όταν η αλλαγή μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα, η χρήση αυτή δεν στηρίζει το καταχωρισμένο σήμα, το οποίο κινδυνεύει με έκπτωση μετά από πενταετία μη ουσιαστικής χρήσης (άρθρο 50).
- Η ίδια κρίση καθορίζει και την άμυνα σε ανακοπή, προσβολή και ακυρότητα, όπου ο δικαιούχος φέρει το βάρος απόδειξης της χρήσης.
- Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, μια παραλλαγή μετράει ακόμη και αν είναι χωριστά καταχωρισμένη (Rintisch), όμως κανένα αμυντικό σήμα δεν διασώζεται μέσω της χρήσης άλλου (Il Ponte Finanziaria).
Πότε η χρήση σε διαφορετική μορφή διατηρεί την προστασία του σήματος;
Η χρήση του σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη διατηρεί την προστασία, εφόσον οι διαφορές δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα.
Το άρθρο 7 του Ν. 4679/2020, που ενσωματώνει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, θεωρεί τέτοια χρήση ως ουσιαστική, ανεξάρτητα από το αν η νέα μορφή είναι επίσης καταχωρισμένη επ’ ονόματι του δικαιούχου.
Σκοπός της ρύθμισης είναι να αποφευχθεί η επιβολή αυστηρής συμβατότητας μεταξύ της μορφής που χρησιμοποιείται στην αγορά και εκείνης που καταχωρίστηκε.
Ο δικαιούχος διαθέτει, έτσι, ένα περιθώριο να προσαρμόσει το σημείο στις εμπορικές και διαφημιστικές του ανάγκες, χωρίς να χάνει την προστασία και χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης με άλλα σήματα.
Το περιθώριο αυτό δεν είναι απεριόριστο. Λειτουργεί μόνο εφόσον η μορφή που χρησιμοποιείται παραμένει, στη συνολική εντύπωση του καταναλωτή, το ίδιο σημείο με το καταχωρισμένο.
Πέρα από αυτό το όριο, η χρήση παύει να στηρίζει το καταχωρισμένο σήμα, με συνέπειες που δεν περιορίζονται στο πεδίο της διαφήμισης αλλά αγγίζουν την ίδια την επιβίωση της καταχώρισης.
Τι σημαίνει μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα στην πράξη;
Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα υπάρχει όταν οι αλλαγές θίγουν τα στοιχεία που καθιστούν το σημείο ικανό να προσδιορίζει την προέλευση των προϊόντων.
Η κρίση γίνεται με απευθείας σύγκριση της καταχωρισμένης και της χρησιμοποιούμενης μορφής, σταθμίζοντας προσθήκες, παραλείψεις και τροποποιήσεις σε σχέση με τα διακριτικά και οπτικά κυρίαρχα στοιχεία.
Διακριτικός χαρακτήρας είναι η ικανότητα του σημείου να προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης ως προερχόμενα από αυτήν και να τα διακρίνει από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Η εξέταση προϋποθέτει δύο στάδια:
- Πρώτα εντοπίζεται ποια στοιχεία της καταχωρισμένης μορφής φέρουν τον διακριτικό χαρακτήρα, με βάση τις εγγενείς ιδιότητές τους, τη θέση τους στη σύνθεση και τις αλληλεπιδράσεις τους.
- Στη συνέχεια εξετάζεται αν τα στοιχεία αυτά διατηρούνται ή τροποποιούνται στη μορφή που χρησιμοποιείται.
Καθοριστικός παράγοντας είναι η ένταση του διακριτικού χαρακτήρα. Σημεία με μέτριο διακριτικό χαρακτήρα επηρεάζονται λιγότερο από τις αλλαγές. Αντίθετα, σημεία με ασθενή διακριτικό χαρακτήρα, που συντίθενται κυρίως από στοιχεία μικρής διακριτικής ισχύος, μεταβάλλονται ευκολότερα.
Στον αντίποδα, τα σήματα φήμης διαθέτουν ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα και αντέχουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Σε λεκτικά σήματα, η αλλαγή γραμματοσειράς, χρώματος ή μεγέθους συνήθως δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα, εφόσον η λέξη παραμένει αναγνωρίσιμη.
Σε απεικονιστικά σήματα, όπως και στα μη παραδοσιακά σήματα κατά την ανάλυση του ηχητικού σήματος, ο διακριτικός χαρακτήρας προκύπτει από την ίδια την αναπαράσταση, οπότε η μεταβολή της είναι πιο επικίνδυνη.
| Είδος αλλαγής | Σε σήμα με μέτριο διακριτικό χαρακτήρα | Σε σήμα με ασθενή διακριτικό χαρακτήρα |
|---|---|---|
| Προσθήκη μη διακριτικού στοιχείου | Συνήθως δεν μεταβάλλει | Πιθανή μεταβολή |
| Προσθήκη διακριτικού στοιχείου | Μεταβολή αν χάνεται η αυτοτέλεια του σημείου | Μεταβολή |
| Παράλειψη μη διακριτικού στοιχείου | Συνήθως δεν μεταβάλλει | Ενδέχεται να μεταβάλλει |
| Παράλειψη διακριτικού στοιχείου | Μεταβολή | Μεταβολή |
| Αλλαγή γραμματοσειράς ή χρώματος σε λεκτικό, με τη λέξη αναγνωρίσιμη | Δεν μεταβάλλει | Συνήθως δεν μεταβάλλει |
| Αλλαγή αναπαράστασης σε εικονιστικό ή σύνθετο σήμα | Πιθανή μεταβολή | Ακόμη και ελάχιστη αλλαγή μεταβάλλει |
Η στάθμιση αυτή δεν είναι μηχανική. Το ίδιο στοιχείο μπορεί να κριθεί διακριτικό σε μία σύνθεση και δευτερεύον σε άλλη, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και την αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα.
Η ορθή αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης αλλαγής απαιτεί εξατομικευμένη ανάλυση της συνολικής εντύπωσης που δημιουργεί το σημείο και διαφοροποιείται κατά περίπτωση, αντί να προκύπτει από απλή παράθεση των επιμέρους διαφορών.
Πώς η μη ουσιαστική χρήση οδηγεί σε έκπτωση από το σήμα;
Η μη ουσιαστική χρήση οδηγεί σε έκπτωση όταν ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος εντός πέντε ετών από την καταχώριση ή διακόψει τη χρήση του για πέντε συνεχή έτη. Το άρθρο 50 του Ν. 4679/2020 προβλέπει την ολική ή μερική έκπτωση, με συνέπεια την απώλεια του αποκλειστικού δικαιώματος.
Αν η μόνη πραγματική χρήση γίνεται σε μια μορφή που μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα, τότε το καταχωρισμένο σημείο θεωρείται ουσιαστικά αχρησιμοποίητο, ακόμη και αν η επιχείρηση εμπορεύεται ενεργά υπό ένα τροποποιημένο λογότυπο.
Η έκπτωση δεν επέρχεται αυτόματα. Την επιδιώκει τρίτος, συνήθως ανταγωνιστής, είτε με αίτηση έκπτωσης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (άρθρο 51), είτε με ανταγωγή έκπτωσης στο πλαίσιο εκκρεμούς δίκης, αφού πλέον και τα πολιτικά δικαστήρια κρίνουν την έκπτωση από το σήμα.
Η δεκαετής διάρκεια της καταχώρισης και η ανανέωσή της κατά το άρθρο 36 δεν θεραπεύουν τη μη χρήση. Ένα σήμα μπορεί να είναι τυπικά σε ισχύ και ανανεωμένο, αλλά ταυτόχρονα εκτεθειμένο σε έκπτωση επειδή η μορφή που χρησιμοποιείται δεν στηρίζει την καταχώριση.
Γιατί η μορφή χρήσης κρίνει την άμυνα σε ανακοπή, προσβολή και ακυρότητα;
Η μορφή χρήσης κρίνει την άμυνα επειδή ο αντίδικος μπορεί να ζητήσει από τον δικαιούχο να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματος. Η ένσταση απόδειξης χρήσης προβλέπεται στην ανακοπή (άρθρο 28), στην αγωγή προσβολής (άρθρο 40) και στην αίτηση ακυρότητας (άρθρο 54). Μετατοπίζει έτσι την εστίαση της διαφοράς στο τι πράγματι χρησιμοποιήθηκε.
Η συνέπεια είναι πρακτική και συχνά καθοριστική. Όταν ο δικαιούχος επιχειρεί να επιβάλει το σήμα του, για παράδειγμα κατά ενός μεταγενέστερου σημείου ή ενός παραβάτη, μπορεί να αντιμετωπίσει την απαίτηση να αποδείξει τη χρήση.
Αν η μόνη πραγματική χρήση έγινε σε μορφή που μετέβαλε τον διακριτικό χαρακτήρα, τότε ο δικαιούχος αδυνατεί να αποδείξει ουσιαστική χρήση του καταχωρισμένου σημείου και η αξίωσή του καταρρέει. Στην απόφαση Ferrari το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι το βάρος απόδειξης της ουσιαστικής χρήσης το φέρει ο δικαιούχος, όχι εκείνος που αμφισβητεί το σήμα.
Η εμπειρία από υποθέσεις σημάτων δείχνει ότι το κρίσιμο σε αυτές τις διαφορές δεν είναι αν χρησιμοποιήθηκε κάποιο σήμα στην αγορά, αλλά αν τεκμηριώνεται η χρήση του συγκεκριμένου καταχωρισμένου σημείου.
Για τους δικαιούχους σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει η ίδια λογική υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001, όπου η χρήση σε παραλλαγμένη μορφή ρυθμίζεται στο άρθρο 18 και η έκπτωση για μη χρήση στο άρθρο 58.
Τι δείχνει η νομολογία του ΔΕΕ για τη χρήση σε παραλλαγμένη μορφή;
Η νομολογία του ΔΕΕ οριοθετεί πότε μια παραλλαγή στηρίζει το καταχωρισμένο σήμα. Τρεις αποφάσεις είναι καθοριστικές: η Rintisch για την παραλλαγή που είναι η ίδια καταχωρισμένη, η Il Ponte Finanziaria για τα όρια της οικογένειας σημάτων και η Ferrari για το βάρος και την έκταση της απόδειξης χρήσης.
Στην απόφαση Rintisch (C-553/11, 25.10.2012) το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση ενός σήματος σε μορφή που δεν μεταβάλλει τον διακριτικό του χαρακτήρα μετράει ως ουσιαστική χρήση του καταχωρισμένου σήματος, ακόμη και όταν η μορφή που χρησιμοποιείται είναι η ίδια χωριστά καταχωρισμένη. Η πρόθεση του δικαιούχου κατά την κατάθεση της παραλλαγής δεν ασκεί επιρροή.
Στην απόφαση Il Ponte Finanziaria (C-234/06 P, 13.9.2007) το Δικαστήριο διευκρίνισε το αντίστροφο όριο. Η προστασία ενός σήματος δεν επεκτείνεται σε άλλο σήμα με το επιχείρημα ότι το τελευταίο αποτελεί απλή παραλλαγή του πρώτου, όταν η χρήση του δεύτερου δεν αποδεικνύεται. Ένα αμυντικό σήμα, δηλαδή μια καταχώριση που διατηρείται μόνο για να προστατεύσει άλλη, δεν διασώζεται μέσω της χρήσης του κυρίως χρησιμοποιούμενου σήματος. Κάθε καταχώριση πρέπει να στηρίζεται στη δική της ουσιαστική χρήση.
Στην απόφαση Ferrari (C-720/18 και C-721/18, 22.10.2020) το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η ουσιαστική χρήση μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και για μέρος μιας κατηγορίας προϊόντων, για ανταλλακτικά ή για μεταχειρισμένα προϊόντα που φέρουν το σήμα. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν υπό προγενέστερες Οδηγίες, όμως οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2015/2436 είναι κατ’ ουσίαν ταυτόσημες. Η ίδια απαίτηση ουσιαστικής χρήσης διατρέχει και τη γενικότερη προστασία του εμπορικού σήματος απέναντι σε μεταγενέστερες καταχωρίσεις.
Πώς αξιολογείται μια σχεδιαζόμενη αλλαγή σήματος πριν εφαρμοστεί;
Μια σχεδιαζόμενη αλλαγή αξιολογείται με σύγκριση της καταχωρισμένης και της νέας μορφής, στοιχείο προς στοιχείο, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές θίγουν τα στοιχεία που φέρουν τον διακριτικό χαρακτήρα. Όταν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, η απόφαση παύει να είναι μόνο σχεδιαστική και γίνεται νομική.
Όταν η αλλαγή ενδέχεται να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα, διαμορφώνονται τρεις βασικές επιλογές.
- Η πρώτη είναι η νέα κατάθεση της τροποποιημένης μορφής, η οποία ανοίγει μια νέα πενταετία και εξασφαλίζει αυτοτελή προστασία στο νέο σημείο.
- Η δεύτερη είναι η διατήρηση παράλληλης χρήσης της καταχωρισμένης μορφής, ώστε να συνεχίζεται η ουσιαστική χρήση του υφιστάμενου σήματος.
- Η τρίτη είναι η συστηματική τήρηση αποδεικτικού υλικού χρήσης, δηλαδή τιμολογίων, συσκευασιών και διαφημιστικού υλικού, που θα χρειαστεί σε ενδεχόμενη ένσταση απόδειξης χρήσης.
Η εμπειρία από τον χειρισμό αλλαγών σήματος δείχνει ότι το κόστος μιας νέας κατάθεσης είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερο από το κόστος απώλειας μιας καταχώρισης που στήριζε χρόνια εμπορικής παρουσίας.
Συχνές ερωτήσεις
Χρειάζεται νέα κατοχύρωση αν αλλάξει το λογότυπο;
Δεν είναι πάντα αναγκαία. Αν η αλλαγή δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα, η χρήση της νέας μορφής στηρίζει την υφιστάμενη καταχώριση. Όταν όμως η αλλαγή θίγει τα διακριτικά στοιχεία, η νέα κατάθεση εξασφαλίζει προστασία στο νέο σημείο και ανοίγει νέα πενταετία, περιορίζοντας τον κίνδυνο έκπτωσης της παλαιάς καταχώρισης.
Πόσα χρόνια μη χρήσης οδηγούν σε έκπτωση σήματος;
Πέντε έτη. Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμα αν δεν κάνει ουσιαστική χρήση εντός πέντε ετών από την καταχώριση ή αν διακόψει τη χρήση για πέντε συνεχή έτη, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4679/2020, εκτός αν συντρέχουν εύλογοι λόγοι μη χρήσης.
Μετράει ως ουσιαστική χρήση το σήμα σε διαφορετικό χρώμα ή γραμματοσειρά;
Κατά κανόνα ναι, όταν πρόκειται για λεκτικό σήμα και η λέξη παραμένει αναγνωρίσιμη. Η απεικόνιση με άλλη γραμματοσειρά, χρώμα ή μέγεθος δεν μεταβάλλει συνήθως τον διακριτικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται όταν η στιλιστική απεικόνιση είναι τόσο έντονη ώστε να αλλάζει τη συνολική εντύπωση του σημείου.
Ποιος φέρει το βάρος απόδειξης της χρήσης όταν προβληθεί σχετική ένσταση;
Ο δικαιούχος του σήματος. Όταν προβληθεί ένσταση απόδειξης χρήσης, οφείλει ο ίδιος να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του καταχωρισμένου σημείου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επικαλείται. Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε τη θέση αυτή στην απόφαση Ferrari.
Πρακτικές επισημάνσεις
- Σύγκριση πριν από κάθε rebrand: κάθε ανασχεδιασμός λογοτύπου αξιολογείται με σύγκριση στοιχείο προς στοιχείο έναντι της καταχωρισμένης μορφής, ώστε να εντοπιστεί αν θίγονται τα στοιχεία που φέρουν τον διακριτικό χαρακτήρα.
- Η πενταετία τρέχει: η προθεσμία μη χρήσης μετράει ανεξάρτητα από την εμπορική επιτυχία της επιχείρησης υπό μια τροποποιημένη μορφή, γι’ αυτό η έκθεση στην έκπτωση συχνά περνά απαρατήρητη.
- Παράλληλη διατήρηση της καταχωρισμένης μορφής: η συνέχιση χρήσης του καταχωρισμένου σημείου, έστω σε συσκευασίες ή στον ιστότοπο, διατηρεί την ουσιαστική χρήση και προστατεύει την καταχώριση.
- Νέα κατάθεση όταν αλλάζει ουσιωδώς η μορφή: η κατάθεση της νέας μορφής ανοίγει νέα πενταετία και εξασφαλίζει αυτοτελή προστασία, με κόστος συνήθως μικρότερο από την απώλεια της αρχαιότητας.
- Τεκμηρίωση της χρήσης στην πραγματική μορφή: η τήρηση τιμολογίων, συσκευασιών και διαφημιστικού υλικού αποτελεί το αποδεικτικό υπόβαθρο για κάθε ένσταση απόδειξης χρήσης.
Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 20 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τη χρήση του σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη.